La Mattel Inc. ha ottenuto il trasferimento del dominio barbie.it, registrato in precedenza in violazione delle regole di Naming.
A disporre il trasferimento è una decisione di oggi, 6 febbraio 2002.
Il dominio riportava il nome di una notissima bambola ideata nel 1959 dall’azienda americana ed ormai diventata oggetto di culto in tutto il mondo e diffusissima in Italia.
Il nome “Barbie” è stato in seguito registrato come marchio – per varie classi merceologiche – dalla Mattel in quasi tutti i paesi del globo, compresa l’Italia.
Qui di seguito riportiamo i tratti salienti della decisione:
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Procedura di riassegnazione del nome a dominio BARBIE.IT
Decisione del 6 febbraio 2002
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Allegazioni della ricorrente.
A sostegno della rinomanza del marchio la ricorrente produce una serie di articoli apparsi su famosi quotidiani e riviste nonché una copia del libro “Barbie i mille volti di un mito”.
La ricorrente contesta l’illegittimo uso della denominazione “barbie” da parte della registrante Rivista di Antonio Scognamiglio stante l’identità totale del marchio famoso con il nome a dominio tale da ingenerare un rischio di confusione nel pubblico anche su Internet.
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In data 30 maggio 2001 l’avv. Di Segni per conto de La rivista di Antonio Scognamiglio rispondeva in relazione alla richiesta della ricorrente affermando che il nome Barbie sarebbe anche un nome comune come diminutivo di Barbara o Barbarella, che il sito farebbe riferimento ad un famoso personaggio i cui diritti sarebbero regolarmente nella disponibilità della rivista, che il sito non sarebbe in concorrenza con l’attività della Mattel, che nessun vantaggio deriverebbe a La Rivista dalla notorietà del marchio Barbie.
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Allegazioni della resistente.
Da parte sua, la resistente non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini stabiliti dall’art. 5 delle Procedure di Riassegnazione.
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Motivi della decisione
a) identità e confondibilità del nome
Riguardo il primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è dubbio che sia stato assolto.
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b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.
Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “barbie” e la confondibilità del nome a dominio con il marchio registrato, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.
Invece, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, la resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione.
Né può essere dedotto alcun autonomo diritto della resistente dalla lettera del 30 maggio 2001 con cui l’avv. Di Segni replicava alle contestazioni della ricorrente. In tale lettera l’avvocato della resistente, pur rigettando le richieste delle ricorrenti, non da prova né fa menzione di alcun diritto in capo alla resistente sul nome barbie, che non sia da ascrivere alla mera registrazione del dominio.
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c) malafede della resistente.
Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti.
La denominazione barbie è immediatamente riferibile ad un delle più note bambole del mondo prodotta dalla Mattel e ai numerosi altri prodotti che sono contraddistinti con quel marchio regolarmente registrato.
La notorietà del marchio trova conferma nella diffusione della bambola in Italia come nel resto del mondo e trova conferma nell’ampio risalto dato dalla stampa a tale prodotto al quale è stato tra l’altro dedicato un libro.
E’ difficile quindi ritenere che la resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio di rinomanza mondiale, sul quale la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta poi la circostanza – verificabile su internet – che la Rivista di Antonio Scognamiglio ha registrato altri nomi a dominio in nessun modo riferibili all’attività della stessa, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.: philipmorris.it; toystories.it)
Se a ciò si aggiunge che sul sito della resistente non appare essere svolta alcuna attività, trovandosi all’indirizzo www.barbie.it una pagina standard attestante unicamente l’avvenuta registrazione del dominio da parte della Alicom e che il sito è ancora vuoto, si può dedurre agevolmente che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio.
Si deve rilevare a questo proposito che la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio è già stata riconosciuta in diverse decisioni rilasciate anche nell’ambito delle procedure di riassegnazioni internazionali, come elemento di malafede.
La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
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Conclusioni
In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio barbie.it dall’attuale assegnataria alla Mattel S.r.l. (…).
