Procedura di riassegnazione del nome a dominio NINTENDO.IT
Decisione del 7 febbraio 2002
i tratti salienti della decisione:
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Allegazioni di parte ricorrente
La Nintendo Co., Ltd e la Nintendo of Europe GmbH dichiarano di essere gli unici soggetti titolari dei diritti sul nome a dominio www.nintendo.it poiché la propria denominazione sociale e il marchio Nintendo di cui sono titolari coincidono col nome a dominio in contestazione.
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Dall’esistenza di tali loro diritti sulla denominazione “nintendo” la Nintendo Co., Ltd e la Nintendo of Europe GmbH desumono l’impossibilità di configurare, anche solo in astratto, qualsiasi diritto o titolo in capo al resistente sul nome a dominio contestato.
Asseriscono, inoltre, che l’insussistenza di tale diritto è ulteriormente provata in maniera inequivocabile dalla completa inattività del sito.
Per quanto attiene, infine, alla malafede nella registrazione le ricorrenti affermano che la notorietà di Nintendo sia come denominazione sociale sia del relativo marchio sia la prova inequivocabile della malafede del resistente: “proprio la notorietà mondiale della denominazione sociale e del marchio Nintendo, rappresentano la più chiara dimostrazione dell’intento di usurpare le società ricorrenti dei loro nomi e di violare i diritti di sfruttamento economico dei marchi di cui sono titolari”.
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Motivi della decisione
a) Identità del nome a dominio e possibilità di confusione
La prima condizione prevista dall’art. 16.6 lettera a) delle regole di Naming (“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) è da ritenersi soddisfatta.
La resistente ha registrato un nome a dominio che da un lato è un’imitazione pedissequa del marchio Nintendo sul quale le ricorrenti hanno provato il proprio diritto depositando in atti documenti attestanti la titolarità del marchio, dall’altro è identico al nucleo centrale della denominazione sociale stessa delle ricorrenti.
b) Diritto o titolo della resistente
Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti (art 16.6 lettera b: “l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato”), avendo la ricorrente provato il proprio diritto sul nome “nintendo” sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio o in alternativa l’esistenza di una delle circostanze da cui l’art. 16.6. delle regole di naming deduce una presunzione juris et de jure a favore del resistente.
Nel presente caso la resistente, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole di Naming, non ha presentato alcuna memoria tesa a dimostrare un suo diritto o titolo al nome a dominio oggetto di contestazione.
Né dalla documentazione agli atti né dalla visura delle pagine web presenti su internet nel dominio in contestazione, la Ditta individuale Matteo Villa appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.
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c) Registrazione ed uso in malafede
Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) il presente collegio unipersonale ritiene inverosimile che la resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza del marchio Nintendo.
Trattandosi infatti, di un marchio che gode di rinomanza mondiale nel campo dell’intrattenimento non si può pensare che il resistente non conoscesse tale marchio soprattutto se si tiene in considerazione che i giochi elettronici marcati Nintendo sono diffusissimi tra i consumatori di tutto il mondo e che la Matteo Villa – ditta individuale si occupa di software.
La diffusione mondiale degli apparecchi elettronici Nintendo (per tutti, il noto “Gameboy”, utilizzato da bambini in tutti i continenti), del relativo software e giochi, nonché dei personaggi protagonisti di questi ultimi, ha dato luogo a fenomeni di costume di risonanza mondiale che possono ritenersi fatto notorio.
Detti personaggi (basterà citare fra tutti i “Pokèmon”, fra i quali il noto “Pikachu”) sono poi stati utilizzati, oltre che per giochi elettronici, quali protagonisti di serie di cartoni animati televisivi, di film cinematografici, di pubblicazioni, di giochi di carte, di gadget e via dicendo; talchè non si può pensare che la scelta del nome “nintendo” da parte della resistente sia stata casuale, ma è più che ragionevole ritenere che il nome a dominio sia stato registrato per usurpare il nome delle odierne ricorrenti.
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Lo scrivente collegio ritiene – in linea con il parere espresso già da altri saggi nell’ambito di MAP precedenti – che la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio, cioè il suo prolungato mancato utilizzo da parte del registrante, è indice di malafede in quanto rivela, oltre alla mancanza di legittimo interesse, che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Il presente collegio unipersonale ritiene pertanto che anche la condizione richiesta dall’art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming sia soddisfatta.
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P.Q.M.
Viste le vigenti regole di naming, si dispone la riassegnazione del nome a dominio nintendo.it alla Nintendo of Europe GmbH in persona del suo legale rappresentante Satoru Shibata, con sede in Nintendo Center D-63760 Großostheim – Germania.
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